Ochrona znaku towarowego

Dzisiejszy wpis poświęcony zostanie zagadnieniu naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego.

Wpis ten zainspirowany został następującym stanem faktycznym:

Przedsiębiorca X wprowadził i utrzymywał w obrocie towar oznaczony znakiem słownym ZZZ. Przedmiotowym znakiem przedsiębiorca X oznaczał sprzedawane przez siebie narzędzia w postaci szczypiec.

Przedsiębiorca Y posiadał prawo ochronne na znak towarowy ZZZ. Przedsiębiorca Y sprzedawał oznaczone tym znakiem narzędzia w postaci wiertarek.

Znak towarowy, którego używał przedsiębiorca Y miał to samo brzmienie, co znak, którego używał przedsiębiorca X. Inna była jednak jego grafika oraz forma. Znak ten miał również inny kolor.

Szczypce oraz wiertarki znajdują się w tej samej klasie według klasyfikacji nicejskiej.

Przedsiębiorca Y wystąpił do Sądu z pozwem, którym domagał się zakazania przedsiębiorcy X używania znaku towarowego ZZZ dla wszystkich produktów oferowanych przez przedsiębiorce X, w tym dla szczypiec.

Czy jego żądanie jest zasadne?

Oceniając zasadność twierdzeń przedsiębiorcy Y należało w pierwszej kolejności określić, na czym polega naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

W świetle art. 296 ust. 2 ustawy – Prawo własności przemysłowej (zwanej dalej p.w.p.):

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;

znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;

znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego nie mogło ulegać wątpliwości, że nie znajdzie w nim zastosowania pkt 1 ww. przepisu. Towary oferowane do sprzedaży przez przedsiębiorcę X oraz Y nie były bowiem identyczne (szczypce i wiertarki).

W zaprezentowanym stanie faktycznym nie znajdował zastosowania również pkt 3 wskazanego przepisu, bowiem znak towarowy przedsiębiorcy Y nie był znakiem renomowanym w rozumieniu tego przepisu.

Należało przeto rozważyć, czy w sprawie tej zastosowanie znajdzie pkt 2 art. 296 ust. 2.

Przy ocenie przedmiotowego zagadnienia należało w pierwszej kolejności podnieść, że o podobieństwie szczypiec i wiertarek – a zatem o zasadności żądania przedsiębiorcy Y – nie mogła przesądzać klasyfikacja nicejska, która ma charakter li tylko administracyjny. Zasadne wydaje się bowiem stanowisko wyrażone w opinii Rzecznika Generalnego Yves’a Bota z dnia 29 listopada 2011 r. (sprawa C307/10). W myśl przywołanej opinii:

Towary i usługi nie mogą dlatego być uważane za podobne do siebie na takiej podstawie, że wykazane są w tej samej klasie w klasyfikacji nicejskiej, a towary i usługi nie mogą być uważane za odmienne od siebie na takiej podstawie, że wykazane są w różnych klasach w klasyfikacji nicejskiej.

Należało zatem szukać innych kryteriów oceny zasadności żądania przedsiębiorcy Y. Kryteriów tych dostarcza orzecznictwo, w tym m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 listopada 2012 r. (sygn. akt XXII GWzt 27/12), w którym podniesiono, co następuje:

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [w rozumieniu 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. – przypis mój] istnieje wtedy, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo (tak wyroki Trybunału z 29 IX 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, z 4 V 1999 r., z 22 VI 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, z 2 IX 2010 r. w sprawie C-254/09 CK Kalvin Klein oraz wyrok Sądu z 9 XII 2010 r. w sprawie T-303/08 Golden Elephant).

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą (tak wyroki Trybunału z 11 XI 1997 r. w sprawie C-25/95 Sabel, z 23 III 2006 r. w sprawie C-206/04 Mülhens, z 18 XII 2008 r. w sprawie C-16/06 Mobilix oraz wyroki Sądu z 9 VII 2003 r. w sprawie T-162/01 Giorgio Beverly Hills i z 20 I 2010 r. w sprawie T-460/07 Mendion).

Wywodząc, że nie mamy do czynienia z podobieństwem towarów – w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. – w przedmiotowej sprawie, przedsiębiorca X podnosił, że:

jedyne co łączy szczypce oraz wiertarki to wspólne zaliczanie się do ogólnego pojęcia „narzędzi”,

szczypce oraz wiertarki nie są narzędziami zamiennymi, mają odmienne funkcje, a zatem nie konkurują ze sobą,

szczypce oraz wiertarki nie są względem siebie komplementarne, tj. nie uzupełniają wzajemnie swoich funkcji, szczypce nie są konieczne do używania wiertarki i na odwrót (komplementarne względem siebie są np. monitor i komputer).

W związku z powyższym przedsiębiorca X konstatował, że nie istniało ryzyko – z perspektywy przeciętnego konsumenta – pomylenia towarów tego przedsiębiorcy z towarami przedsiębiorcy Y, a w konsekwencji nie było podobieństwa pomiędzy tymi towarami w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W przedstawionym stanie faktycznym należało również rozważyć, czy istniała przesłanka identyczności lub podobieństwa używanych przez obu przedsiębiorców znaków towarowych.

Przedsiębiorca X wywodził, że wprawdzie istotnie posługuje się identycznym pod względem fonetycznym znakiem dla oznaczenia sprzedawanych przez siebie szczypiec (znak ZZZ), to jednakowoż, wobec tego, że znak ten wyraża inną grafiką, formą oraz kolorystyką, nie zachodzi identyczność, a nawet podobieństwo (w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.), do znaku towarowego używanego przez przedsiębiorcę Y.

Mając na uwadze powyższe argumenty przedsiębiorca X wnosił o oddalenie w całości pozwu przedsiębiorcy Y.

Pomimo powyższej argumentacji – przedsiębiorca X przegrał sprawę przed Sądem I instancji.

Na chwilę obecną nie są znane argumenty Sądu I instancji. Po ich otrzymaniu zostaną zaprezentowane na blogu.